可深了丨专利创造性审查套路解构4：套路清单（下）世界热点评

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可深了丨专利创造性审查套路解构4：套路清单（下）世界热点评

时间 :2023-06-17 09:07:41 来源 : 吹IP

专利实质审查的重点在创造性。创造性实质审查的套路，在《审查指南》中下种儿，在实操中开花结果，经年累月，已然深入人心。

本系列文章籍典型驳回案例，力图系统解构创造性审查的套路。笔者深以为，洞悉套路或问题之所在，有极大意义：有时有助于解决问题，至少可以让你死个明白。

本系列文章始自案例介绍，然后结合创造性审查的基本原理开列套路清单，再依本案三答审通、驳回复审的自然顺序来解读，最后总结。

(资料图片)

感谢申请人、代理师、审查员提供了这样一个可供大家探讨的典型案例。

以下，列举审查员在创造性审查中的典型套路，并给出了应对建议以抛砖引玉。

在随后将展开分析的案例中，这些套路频繁现身。

还应注意，各种应对方式，甚至就同一问题面对同一审查员时，也可能在有效性、效果稳定性上呈现极大变化。而且，很多问题在代理师答辩的技术层面上确实无解。现实是，有理并不能打遍天下，何况怎知你不是仅仅自认为有理？反过来，审查员也可以同样如此以为。

因审查员所用的重要套路较多，分上、下两篇提供。

公知无启示

审查员常以公知常识填补普通现有技术证据不能覆盖的区别技术特征。此时，代理师的注意力多在公知常识是否适格，常会默认公知常识自带技术启示。似乎《审查指南》支持前述认识。倘如此，便是被套路了：认真研读《审查指南》可知，使用公知证据评价创造性、分析启示时，其实并不比普通现有技术证据占有优势，指，同样以“解决相同技术问题”为标准，同样要求技术问题适格。甚至从法理上，使用公知证据难度更大：要求相关技术手段可以用于解决特定技术问题这一知识为本领域技术人员普遍知晓并认同。所以，通常，例如，教材、工具书所载内容才可被认定为公知常识。综上，并非只要以公知之名，启示就自然成立。关键在于，应有证据证明，公知所涉及的技术手段可以用于解决特定技术问题，在优先权日之前已经为公众普遍知晓并认同，且该技术问题恰为发明实际解决的技术问题。在应对方面，代理师应注意核查公知常识的技术启示，即，可基于证据确定，在优先权日之前，公众已经普遍知晓并认同相关技术手段可以用于解决特定技术问题，且该技术问题恰为发明实际解决的技术问题。

公知无证据

审查员以公知常识填补普通现有技术证据不能覆盖的区别技术特征时，相关阐述常常非常笼统，缺少必要的证据支持。实际上，相较于普通现有技术证据，《审查指南》对公知证据的要求更为严格，相较于证据的权威性出处，更为关键的是：应有证据证明或支持，公知所涉及的技术手段可以用于解决特定技术问题，在优先权日之前已经为公众普遍知晓并认同，且该技术问题恰为发明实际解决的技术问题。在应对方面，代理师对公知常识举证保持特别的警惕，当发现如上述及之证据不充分，应当指出并要求审查员举证。

割裂式公知

“割裂式公知”是“割裂审查”的特别情形，因被割裂审查的一个或多个技术特征涉及公知证据，从而呈现出一些特别特点。当就一些区别技术特征难以找到适合的现有技术对比文件时，不少审查员会笼统地将这些区别特征分别认定成公知常识，以期完整地完成发明技术方案创造性的证伪。例如，将一些区别特征认定成现有技术中的惯用技术手段、惯常配置、常规技术选择等等。然而，既然这些区别技术特征是“惯用”、“惯常”、“常规”的，却找不到可参照的现有技术实施例，能够解决相同的技术问题，能够成为适格的对比文件来做创造性证伪，岂不怪哉？其实，审查员找不到适当对比文件，关键可能在于，发明技术方案其他部分是具有新创性的独特配置，现有技术中的诸种常规技术选择和配置直接搬来与发明技术方案大大不同于现有技术的独特配置相结合，明显并不现实可行而不可能实现。如此，才倒逼审查员强行将之定为公知常识。例如，当审查员将一个发明技术方案中的多个技术特征分别认定为经有限次试验即可完成的常规技术选择时，还可能产生悖论式的逻辑矛盾：倘假定审查员的意见成立，则每个被这样认定的技术特征，逻辑上须其他技术特征之配置均已经确定后，才可能通过有限次试验来确定其配置；然而，当有多个这种相关联的技术特征配置需要以这种方式来确定时，无论选哪一个最先来确定，都是不可行的。也就是说，审查员的此种“经有限次试验即可完成”，完全有悖工程实践的基本逻辑和理性。就以上“例如”的情形，严格依照《审查指南》的要求检讨，这种对创造性的强行否定，必然在证据、技术问题或启示中的一个或多个环节存在严重漏洞。当然，以上的两个“例如”并不是绝对性的，指就创造性判断，并不是充分的。要就创造性得到可靠的审查结论，还是应当真正忠实地贯彻《审查指南》的要求，至少包括：技术问题应适格，坚持“解决相同技术问题”，对相互关联的区别特征应整体加以考虑。在应对方面，除本节以上已经给出的建议，还可参考“割裂审查”、“公知无启示”部分。

无视可行性

审查员倾向于抹杀现有技术方案相结合的实际困难和复杂性，即，无视可行性，仅凭“容易想到”来认定“显而易见”。 “割裂式公知”常带有“无视可行性”的影子。在应对方面，应对此保持警惕，即使确实容易想到，仍可能因为结合中的实质困难而使创造性证伪不能成立。代理师应注意取得发明人的充分技术支持。

断章取义

审查员对技术事实或《审查指南》等，采取断章取义的解读方式，即，割裂了背景和整体的联系与逻辑，做孤立、片面的解读，以求对创造性证伪有利。其中，就对技术特征的解读，除了割裂技术背景，割裂相关联的技术特征之间的相互作用，无视这些技术特征相配合带来的丰富技术意义、技术效果，均为常见形式。如“以“作用”替换“问题””中所述，就《审查指南》相关部分作出支持这种替换的错误解读，也属典型的断章取义。在应对方面，代理师宜针对具体断章取义之处，指明错误、分析错误成因，给出正确解读、具体支持性依据和原理。

事实心证、阐理心证

“事实心证”、“阐理心证”是心证的两种类型。心证，指无依据、莫须有式的臆断。 “以事实为依据，以法律为准绳”，分别是对事实和阐理的基本原则要求，专利审查等行政、司法裁判均须遵循。事实心证，指没有或没有充分事实证据的情形下，给出须有充分事实证据才可支持的意见或结论。阐理心证，指没有或没有充分阐理的情形下，给出须有充分阐理才可支持的意见或结论。例如，对创造性达成严谨证伪，须给出充分的现有技术证据，即，事实证据；须严格依照《审查指南》规定的判断方法和标准，得出结论，依照规定的判断方法和标准得出结论的过程，即为阐理过程。所阐之理，通常应为法规、《审查指南》的规定，而法规、《审查指南》未能充分涉及之道理，确有必要时，在确保合乎逻辑和理性的前提下，审查员可以依职权审慎使用。在应对方面，出现“事实心证”、“阐理心证”问题时，即，未提供清楚充分的事实和阐理而得出不能获得支持的结论时，应指出审查员的具体问题，并给出法规、《审查指南》中的原理依据。

规则创新

规则创新，指审查员创新性地采用了法规、《审查指南》之外的审查规则、标准，且不合法理。在应对方面，应指出审查员的具体问题，并尽量给出法规、《审查指南》中的正确原理依据。

指鹿为马

指鹿为马，指扭曲事实。在应对方面，应指出审查员的具体问题，并尽量给出事实依据、原理解释。

剥夺答辩机会

有时，审查员会违反听证原则，在驳回决定中包含此前并未出现的新理由，从而剥夺申请人的答辩机会。复审中，合议组为节约审查资源，常常并不会简单因为审查员违反听证原则而撤销驳回决定。一些申请人因驳回复审的成本和诉累而选择放弃。在应对方面，代理师应对此保持警惕，对审查员未提及但可能会持有的反对意见，宜在仍有答辩机会时，预见性地做出答辩。（待续）

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